20 de julio de 2024
20 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Opinión del procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich
Dictaminan sobre el uso de una marca ajena en el sistema de enlaces patrocinados de Google
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que, para que exista una afectación del titular de una marca, es necesario que su utilización como palabra clave provoque confusión, directa o indirecta en los usuarios del buscador. Fue en el marco de un litigio por competencia desleal e infracción marcaria.

El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, dictaminó que, para que exista afectación del titular de una marca, su utilización no autorizada como “palabra clave” en el servicio de enlaces patrocinados “Adwords” de Google Inc. debe provocar confusión -directa o indirecta- en los usuarios del buscador. En tal sentido, consideró que debía hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario presentado por la empresa Open Discovery S.A., demandada, y revocar la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, que había hecho lugar a la demanda de Organización Veraz por cese de uso de marca.

El caso

La empresa Organización Veraz S.A. demandó a la firma Open Discovery S.A. -competidora en el marcado de informes crediticios- para que cese en el uso de su marca por utilización no autorizada, en virtud de que esta última firma incluyó como “palabra clave” en el servicio de enlaces patrocinados de Google los términos “organización veraz” y “veraz”.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial hizo lugar a la demanda por competencia desleal e infracción a la Ley N°22.362 de Marcas y Designaciones, y condenó a Open Discovery S.A. Para arribar a esa solución, analizó las denominaciones marcarias de la actora y las calificó como “marcas notorias”, por entender el especial grado de aceptación y de asociación que gozaban ante el público consumidor. Concluyó que la demandada usó las marcas notorias de Veraz, con el fin de aprovecharse del prestigio y renombre de aquella, lo que le garantizó el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial. Así, la condenó a resarcir el daño, que se valuó en $3.336.468, cifra basada en los datos suministrados por Google, con relación a la cantidad de impresiones y clics.

“Para determinar la existencia de un peligro de dilución marcaria o bien de un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, corresponde examinar si este tipo de uso puede producir una confusión o, al menos, conducir a que se establezca una conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (Organización Veraz S.A.)".

Ante ello, Open Discovery dedujo recurso extraordinario por estimar que la Cámara efectuó una interpretación errónea de la ley marcaria. Estimó que la denominación “veraz” había perdido su poder distintivo y se había convertido en una denominación genérica del servicio de informes crediticios, por lo que no debía considerarse como una marca notoria.

La opinión del procurador fiscal

Al dictaminar, el procurador fiscal Abramovich consideró que debía hacerse lugar, parcialmente, al recurso interpuesto por Open Discovery, revocar la sentencia de la Sala III y dictarse un nuevo pronunciamiento.

En su presentación, el representante del MPF señaló que el sistema de enlaces patrocinados en internet -Adwords- es una herramienta publicitaria que Google Inc. ofrece para aumentar las visitas a los sitios web e incrementar las ventas de los productos y servicios anunciados. Para ello, el anunciante debe elegir previamente una cantidad de “palabras clave” que sirven de vínculo con los intereses de los internautas, de modo que al momento de ingresar en el buscador dicho término aparezca la publicidad del sitio web del anunciante. Esa información se expone a la derecha del cuadro, o bien por encima de los resultados de búsqueda “orgánica”, bajo la denominación de “enlaces patrocinados”.

Abramovich consideró que la cuestión a determinar era “si la sola utilización de la marca notoria como palabra clave configura un ilícito marcario, o bien es necesario para consumar el ilícito que se induzca a confusión o conexión entre ambas marcas, en los usuarios del servicio”. En tal sentido entendió que “para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”.

“La utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, debe analizarse en relación con su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado, razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita”.

Agregó que, en caso de una marca notoria, se requiere al menos acreditar que el sistema produce algún grado de conexión o asociación con el titular marcario. Con fundamento en la normativa marcaria nacional e internacional (ley 22.362 y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–, aprobado por la ley 24.425), así como en diversos precedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -en particular, el leading case “Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.” (Asunto C-323/2009) de 2011- y en el derecho comparado, entendió que resultaba clave ponderar especialmente la forma en que se presenta al usuario el anuncio que emerge como resultado de la búsqueda.

Uso de marcas ajenas como palabras clave en motor de búsqueda

El procurador fiscal también destacó que “la utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, debe analizarse en relación con su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado, razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita”, de acuerdo con lo interpretado por el TJUE en el caso “Interflora”. Estimó que para establecer esa apreciación debía considerarse, por ejemplo, “la estructura del anuncio patrocinado (ej. título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de la búsqueda, así como otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda que puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión”.

“Para determinar la existencia de un peligro de dilución marcaria o bien de un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, corresponde examinar si este tipo de uso puede producir una confusión o, al menos, conducir a que se establezca una conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (Organización Veraz S.A.). Por el contrario, no se configura una infracción marcaria si el anuncio -resultado del enlace patrocinado- es reconocido por el público usuario sólo como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria”, destacó el procurador fiscal.

Agregó que esa clase de examen estará condicionada, en el caso concreto, por las pruebas que presenten las partes para demostrar la percepción de los consumidores frente a los anuncios, en especial, a través de prueba testimonial, pericial, o encuestas, tal como surge también de la jurisprudencia comparada.

El procurador fiscal concluyó que la Cámara se apartó de la correcta interpretación del derecho federal, al no verificar, en el caso, la probabilidad de confusión o, al menos, de una conexión o vínculo con el titular de la marca.